Ао "концерн "кАЛАШНИКОВ"
Стратегия защиты прав на товарный знак в судебном порядке


IP
RUSSIA AWARDS 2020
Правоприменительная практика: тенденции развития

Обстоятельства дела № А71-7208/2019 (кейса), с защитой которого выступает

АО "Концерн "Калашников" (далее – Компания), наглядно описывает алгоритм действий Правообладателя при применении и реализации правовых подходов, отраженных в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление) и гарантирующих достижение положительного результата в защите исключительных прав на товарные знаки.



Фабула дела № А71-7208/2019
АО "Концерн "Калашников" является головной организацией группы компаний "Калашников", в которую входит АО "Ижевский механический завод", поэтому юридическая команда Компании также представляет интересы указанного Предприятия.

АО "Ижевский механический завод" является Правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 153148 (обозначение в виде щита со стрелой). Данный товарный знак является символом предприятия-правообладателя и используется им в своей хозяйственной деятельности уже не один десяток лет.

Правообладателем было выявлено, что ООО "СТК "Стрела" / ООО СТК "Стрела" (далее - Ответчик) без согласия Правообладателя использовало обозначение, сходное до степени смешения с данным товарным знаком, для индивидуализации однородных товаров 13 класса МКТУ - ложи ружейные, в том числе, но не исключительно путём размещения наружной рекламы, а также рекламы и предложения к продаже на интернет сайте - https://prikladov.ru

Маршрутизатор
1
Претензионная работа
ссылка
2
Привлечение администратора домена к ответственности
ссылка
3
Стратегия защиты в суде
ссылка
4
Обоснование размера компенсации
ссылка
5
Присуждение судебной неустойки (астрент)
ссылка
6
Итоги кейса
ссылка
Претензионная работа

Вместо классического и затратного способа фиксации нарушений через нотариальный осмотр сайта, который ранее использовался повсеместно и принимался судами в качестве единственного допустимого доказательства подобных нарушений, командой Компании был выбран иной, более быстрый и экономичный способ - фиксация нарушения с помощью скриншотов (с учетом требований, содержащихся в письме ФНС России от 31.03.2016 № СА-4-7/5589). Это позволило существенно сэкономить время и не понести дополнительные расходы для подготовки дела к судебному разбирательству.
_____________________
Формуляр претензии и образец надлежащего заверения скриншота прилагаем.
Привлечение администратора домена в качестве солидарного соответчика


Для привлечения администратора в качестве соответчика необходимо выполнить следующие шаги:

1. Информацию об администраторе домена можно узнать посредством использования сетевых протоколов доступа к базам регистраторов доменов - whois (например, reg.ru).


2. В случае, если информация об администраторе скрыта, то её можно запросить у регистратора в соответствии с его регламентом (письмо-запрос прилагаем).


3. Истребование информации в судебном порядке c последующим привлечением администратора в качестве солидарного соответчика (определение суда прилагаем).

Стратегия защиты в суде
В рамках подготовки к суду, Правообладателем при подаче искового заявления был сформулирован ряд требований, предусмотренных ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, включая требования как имущественного,
так и неимущественного характера (см. # 1-4)

Заявленные требования:
# 1
Признать использование Ответчиком товарного знака незаконным
* указать конкретно где именно (например, в домене сайта)
# 2
Обязать Ответчика прекратить незаконное использование товарного знака
* указать конкретно где и каким способом, чтобы решение суда было исполнимым
# 3
Взыскать компенсацию (п. 4 ст. 1515 ГК РФ)
* определяется соразмерно характеру нарушения, исходя из фактических обстоятельств
# 4
Обязать Ответчика опубликовать решение суда
* указать конкретный источник публикации (например, в бюллетене ФИПС по ТЗ) и срок для исполнения
Обоснование размера компенсации


Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено право Истца требовать выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Доводы, принятые судом во внимание:

1. Известность товарного знака, вследствие его длительного и непрерывного использования Правообладателем;

2. Снижение инвестиционной привлекательности интеллектуальной собственности, вследствие вреда различительной способности товарного знака;

3. Неправомерное присвоение репутации Правообладателя, произведенных им вложений, за счет введения потребителя в заблуждение путем создания у последнего впечатления, что он приобретает продукцию Правообладателя;

4. Вытеснение легальной продукции в гражданском обороте, а, следовательно, лишение Правообладателя существенной части дохода.
Астрент - эффективный инструмент в спорах по интеллектуальной собственности
Применительно к обстоятельствам настоящего кейса, требование о присуждении судебной неустойки было заявлено за нарушение обязательства опубликовать решение суда в официальном бюллетене ФИПС по товарным знакам.
* указан конкретный источник в котором должно быть опубликовано решение

В итоге, суд присудил денежные средства в размере 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 09.01.2020 (по истечение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу ) по 01.06.2020 года, вплоть до дня его фактического исполнения.
* указан срок, в течение которого Ответчик должен был подать заявление в ФИПС для публикации решения
Определение размера судебной неустойки
Заявляя требование о присуждении судебной неустойки и определяя её размер, команда Компании учитывала:
Причинение вреда различительной способности ТЗ
До публикации судебного решения информация о действующем правообладателе не доведена до потребителя
Снижение инвестиционной привлекательности
Действия Ответчика, связанные с любым видом использования товарного знака, фактически размывают его различительную способность и снижают инвестиционную привлекательность.
Период неисполнения судебного акта
На момент подачи соответствующего заявления (о присуждении судебной неустойки), вступивший в силу судебный акт не исполнялся Ответчиком более 5 месяцев.
Итоги кейса
В результате реализации данного проекта, в том числе, на основе предыдущего опыта, наша команда успешно отработала практические шаги и механизмы по защите бренда Компании, которые также положены в основу общей судебной тактики по делам о защите исключительных прав на товарные знаки Группы компаний "Калашников".

Надеемся, что рассмотренный кейс внесет свой вклад в развитие судебной практики, а также будет полезен практикующим юристам и специалистам в области защиты интеллектуальных прав.

Итоговые судебные акты:

Решение Арбитражного суда Удмуртской республики от 21.08.2019
Постановление 17 Арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019
Определение Арбитражного суда Удмуртской республики от 29.06.2020

Спасибо за внимание!

Команда проекта
Кирилл Зорин
Заместитель директора по правовым и имущественным вопросам - начальник отдела
Константин Седельников
Заместитель начальника отдела правовой защиты
Владислав Прохоров
Cпециалист по правовым вопросам
Ольга Васильева
Начальник отдела интеллектуальной собственности
Контакты
8-800-200-1807
https://kalashnikovgroup.ru
426006, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website