Ао "концерн "кАЛАШНИКОВ"
Стратегия защиты прав на товарный знак в судебном порядке


IP
RUSSIA AWARDS 2020
Правоприменительная практика: тенденции развития
Обстоятельства дела № А71-7208/2019 (кейса), с защитой которого выступает
АО "Концерн "Калашников" (далее – Компания), наглядно описывает алгоритм действий Правообладателя при применении и реализации правовых подходов, отраженных в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление) и гарантирующих достижение положительного результата в защите исключительных прав на товарные знаки.

Принятие нового Постановления, безусловно, является позитивной тенденцией в сфере регулирования интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что Постановление по большей части обобщает сложившуюся за последние годы практику, его принятие, в конечном итоге, оказывает положительное влияние на дальнейшее укрепление единообразного подхода в правоприменительной практике при рассмотрении споров о защите интеллектуальной собственности.

Особого внимания заслуживает тот факт, что Постановление было принято за 2 дня до подачи иска, который уже был основан на правовых подходах, обобщенных в названном судебном акте.
Актуальность
В данном кейсе одновременно реализован целый ряд полезных правовых механизмов по защите исключительных прав Компании.

В рамках презентации данного кейса, команда АО "Концерн "Калашников" расскажет о том, как:
Наиболее эффективно и с наименьшими затратами осуществить сбор доказательств и провести претензионную работу
Правильно обосновать размер заявленной к взысканию компенсации (по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)
Юридически грамотно обосновать свою позицию и убедить суд в отсутствии необходимости проведения судебной экспертизы на предмет сходства спорного обозначения с товарным знаком, о проведении которой ходатайствует Ответчик
Установить и привлечь администратора домена, информация о котором отсутствует в публичном доступе, к солидарной ответственности при нарушении прав на товарный знак в Интернете
Правильно рассчитать и подать заявление о присуждении судебной неустойки (астрента) за неисполнение решения суда
Фабула дела № А71-7208/2019
АО "Концерн "Калашников" является головной организацией группы компаний "Калашников", в которую входит АО "Ижевский механический завод", поэтому юридическая команда Компании также представляет интересы указанного Предприятия.

АО "Ижевский механический завод" является Правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 153148 (обозначение в виде щита со стрелой). Данный товарный знак является символом предприятия-правообладателя и используется им в своей хозяйственной деятельности уже не один десяток лет.

Правообладателем было выявлено, что ООО "СТК "Стрела" / ООО СТК "Стрела" (далее - Ответчик) без согласия Правообладателя использовало обозначение, сходное до степени смешения с данным товарным знаком, для индивидуализации однородных товаров 13 класса МКТУ - ложи ружейные, в том числе, но не исключительно путём размещения наружной рекламы, а также рекламы и предложения к продаже на интернет сайте - https://prikladov.ru

Маршрутизатор
1
Претензионная работа
ссылка
2
Стратегия защиты в суде
ссылка
3
Привлечение администратора домена к ответственности
ссылка
4
Определение сходства/ тождества обозначения с ТЗ
ссылка
5
Обоснование размера компенсации
ссылка
6
Присуждение судебной неустойки (астрент)
ссылка
7
Итоги кейса
ссылка
Претензионная работа

В рамках системной работы по защите интеллектуальной собственности Группы компаний "Калашников", специалистами организован мониторинг нарушений исключительных прав на товарные знаки в сети "Интернет".

В результате такого мониторинга был выявлен факт незаконного использования Ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Правообладателя, осуществлен анализ всех обстоятельств нарушения, собраны доказательства и направлена мотивированная претензия в адрес нарушителя.

Вместо классического и затратного способа фиксации нарушений через нотариальный осмотр сайта, который ранее использовался повсеместно и принимался судами в качестве единственного допустимого доказательства подобных нарушений, командой Компании был выбран иной, более быстрый и экономичный способ - фиксация нарушения с помощью скриншотов (с учетом требований, содержащихся в письме ФНС России от 31.03.2016 № СА-4-7/5589). Это позволило существенно сэкономить время и не понести дополнительные расходы для подготовки дела к судебному разбирательству.

В последующем такой способ предоставления и заверения доказательств нарушений в сети был поддержан Верховным судом в абз. 2 п. 55 Постановления.
_____________________

Помимо требований, указанных в Постановлении, рекомендуем также указать IP адрес компьютера, с которого был сделан скриншот, а также средства доступа к сайту, например, "OC Windows 10, браузер Google".

Формуляр претензии и образец надлежащего заверения скриншота прилагаем.

Стратегия защиты в суде
В рамках подготовки к суду, Правообладателем при подаче искового заявления был сформулирован ряд требований, предусмотренных ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, включая требования как имущественного, так и неимущественного характера (см. # 1-4)

Несмотря на дополнительные затраты, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 6 тыс. руб. за каждое неимущественное требование, включение их в исковое заявление является целесообразным из-за возможности в дальнейшем обратиться в суд с заявлением о присуждении судебной неустойки (астрента).

В рамках настоящего кейса, исполнение требований неимущественного характера, в части обязанности опубликовать сведений о допущенном нарушении, в последующем как раз и было обеспечено с помощью инструмента судебной неустойки (астрента).

Заявленные требования:
# 1
Признать использование Ответчиком товарного знака незаконным
* указать конкретно где именно (например, в домене сайта)
# 2
Обязать Ответчика прекратить незаконное использование товарного знака
* указать конкретно где и каким способом, чтобы решение суда было исполнимым
# 3
Взыскать компенсацию (п. 4 ст. 1515 ГК РФ)
* определяется соразмерно характеру нарушения, исходя из фактических обстоятельств
# 4
Обязать Ответчика опубликовать решение суда
* указать конкретный источник публикации (например, в бюллетене ФИПС по ТЗ) и срок для исполнения
Привлечение администратора домена в качестве солидарного соответчика

Прежде всего, Постановление закрепило концептуально новый подход, позволяющий Правообладателю расширить круг ответственных за нарушение его прав лиц, а именно привлечь администратора домена к солидарной ответственности (абз. 3 п. 159 Постановления).

Для привлечения администратора в качестве соответчика необходимо выполнить следующие шаги:

1. Информацию об администраторе домена можно узнать посредством использования сетевых протоколов доступа к базам регистраторов доменов - whois (например, reg.ru). В данном кейсе администратором являлось физическое лицо, поэтому информация о нём была скрыта – "private persone" (выписку сервиса whois прилагаем).

2. В случае, если информация об администраторе скрыта, то её можно запросить у регистратора в соответствии с его регламентом (письмо-запрос прилагаем).

* Скорее всего в целях соблюдения политики конфиденциальности в предоставлении такой информации будет отказано, однако, этот шаг необходим для последующего истребования этих сведений через суд, если нет возможности сразу получить данную информацию через адвокатский запрос.

3. После получения отказа, информацию об администраторе следует истребовать в судебном порядке у регистратора, привлечённого в процесс в качестве третьего лица, а после уже привлечь администратора в качестве солидарного соответчика (определение суда прилагаем).


Определение сходства / тождества обозначения с товарным знаком
Ранее закрепленный в п. 13 Информационного письма № 122 Президиумом ВАС подход, ввиду своей неопределенности, позволял суду в ряде случаев ("когда для сравнения обозначений требуются специальные знания") разрешить вопрос о сходстве обозначения с товарным знаком основываясь на результатах судебной экспертизы. Такой подход приводил к тому, что вопрос о назначении экспертизы в основном ставился в зависимость исключительно от судейского усмотрения.

С принятием Постановления была внесена ясность в вопросе определения сходства спорных обозначений с товарными знаками.

В рамках настоящего дела, даже не смотря на некоторое визуальное отличие обозначения от товарного знака, суд исходя из общего зрительного впечатления пришел к выводу о его сходстве до степени смешения с товарным знаком Правообладателя по правилам, закрепленным в
п. 162 Постановления.
Обоснование размера компенсации


Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено право Истца требовать выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Такой существенный диапазон между границами минимальной и максимальной суммы компенсации, которая может быть заявлена к взысканию, значительно затрудняет процесс определения её размера. Правообладатель должен приложить огромные усилия, чтобы взыскать значительную сумму, в то время как Ответчику достаточно просто приобщить к материалам дела формальное заявление о её несоразмерности и ссылаться на тяжелое материальное положение.
* Данные обстоятельства подтверждаются, в том числе, позициями Конституционного суда РФ, изложенными в Постановлении от 13.02.2018 № 8-П и Постановлении от 24.07.2020 № 40-П

С принятием нового Постановления, Верховный Суд РФ уточнил перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды при определении размера компенсации, по сравнению с перечнем, закрепленным в п. 43.3 совместного Постановления Пленума ВС/ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009.

Кроме того, были введены новые критерии (например, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав - известность публике), позволяющие Правообладателю точнее обосновать размер компенсации, который будет соразмерным характеру нарушения.

Данными критериями и руководствовалась команда Компании при рассмотрении настоящего дела.

Доводы, принятые судом во внимание:

1. Известность товарного знака, вследствие его длительного и непрерывного использования Правообладателем;

2. Снижение инвестиционной привлекательности интеллектуальной собственности, вследствие вреда различительной способности товарного знака;

3. Неправомерное присвоение репутации Правообладателя, произведенных им вложений, за счет введения потребителя в заблуждение путем создания у последнего впечатления, что он приобретает продукцию Правообладателя;

4. Вытеснение легальной продукции в гражданском обороте, а, следовательно, лишение Правообладателя существенной части дохода.

Астрент - эффективный инструмент в спорах по интеллектуальной собственности
До появления института судебной неустойки, проблема неисполнения судебного акта по неимущественным требованиям, касающимся защиты товарных знаков, стояла достаточно остро ввиду отсутствия действенных механизмов принудительного исполнения.

На сегодняшний день, астрент стал достаточно эффективным способом обеспечения добровольного исполнения решения суда в части заявленных Правообладателем неимущественных требований, однако, остаются проблемы в части определения его размера, так как критерии его расчёта законодательно не установлены.

Применительно к обстоятельствам настоящего кейса, требование о присуждении судебной неустойки было заявлено за нарушение обязательства опубликовать решение суда в официальном бюллетене ФИПС по товарным знакам.
* указан конкретный источник в котором должно быть опубликовано решение

В итоге, суд присудил денежные средства в размере 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 09.01.2020 (по истечение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу ) по 01.06.2020 года, вплоть до дня его фактического исполнения.
* указан срок, в течение которого Ответчик должен был подать заявление в ФИПС для публикации решения
Определение размера судебной неустойки
Заявляя требование о присуждении судебной неустойки и определяя её размер, команда Компании учитывала:
Причинение вреда различительной способности ТЗ
До публикации судебного решения информация о действующем правообладателе не доведена до потребителя
Снижение инвестиционной привлекательности
Действия Ответчика, связанные с любым видом использования товарного знака, фактически размывают его различительную способность и снижают инвестиционную привлекательность.
Период неисполнения судебного акта
На момент подачи соответствующего заявления (о присуждении судебной неустойки), вступивший в силу судебный акт не исполнялся Ответчиком более 5 месяцев.
Итоги кейса
В результате реализации данного проекта, в том числе, на основе предыдущего опыта, наша команда успешно отработала практические шаги и механизмы по защите бренда Компании, которые также положены в основу общей судебной тактики по делам о защите исключительных прав на товарные знаки Группы компаний "Калашников".

Кроме того, существенная сумма присужденной в пользу Компании судебной неустойки (в два раза превышающая сумму компенсации), не только стимулирует конкретного Ответчика как можно скорее прекратить нарушение, но и реализует превентивную функцию по отношению к потенциальным нарушителям, заставляя их оценивать и принимать во внимание риски юридической ответственности за незаконное использование чужого бренда.

Надеемся, что рассмотренный кейс внесет свой вклад в развитие судебной практики, а также будет полезен практикующим юристам и специалистам в области защиты интеллектуальных прав.

Итоговые судебные акты:

Решение Арбитражного суда Удмуртской республики от 21.08.2019
Постановление 17 Арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019
Определение Арбитражного суда Удмуртской республики от 29.06.2020

Спасибо за внимание!

Команда проекта
Кирилл Зорин
Заместитель директора по правовым и имущественным вопросам - начальник отдела
Руководитель проекта
Константин Седельников
Заместитель начальника отдела правовой защиты
Владислав Прохоров
Cпециалист по правовым вопросам
Ольга Васильева
Начальник отдела интеллектуальной собственности
Контакты
8-800-200-1807
https://kalashnikovgroup.ru
426006, г. Ижевск, пр. им. Дерябина, дом 2/193, помещение 78
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website